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Contraffazione e registrazione in malafede del marchio: la decisione sul caso Sky vs. SkyKick

Sky Plc & Ors v Skykick UK Ltd & Anor [2020] EWHC 990 (Ch), 29 April 2020

data: 07.05.2020
Area: Proprietà Intellettuale

Il 29 aprile 2020 l’Alta Corte inglese ha emesso una decisione rilevante nel contesto del diritto dei marchi dell’Unione Europea. La sentenza, resa in una causa per contraffazione di marchio sorta tra la nota società Sky Plc e la convenuta SkyKick Inc., ha statuito che i marchi britannici ed europei di Sky dovrebbero essere dichiarati parzialmente invalidi perché registrati in malafede. Sky infatti non avrebbe inteso utilizzare i marchi per determinati prodotti o servizi al momento della richiesta, avendo invece presentato le relative domande sulla base di una deliberata strategia di ricerca di una protezione molto ampia, non sorretta da una giustificazione commerciale. Sky avrebbe quindi fatto domanda per scopi altri rispetto a quelli che rientrano nell’obiettivo della tutela offerta dal diritto dei marchi, in particolare per utilizzare tali marchi puramente come “arma legale nei confronti dei terzi”. Queste affermazioni sono coerenti con la precedente decisione resa dalla Corte di giustizia UE nello stesso caso (C-371/18), la quale ha affermato che il criterio della malafede nella domanda di registrazione di un marchio si applica (determinando la nullità del marchio) quando il titolare della privativa ha depositato la domanda con l’intenzione di pregiudicare in modo disonesto gli interessi di terzi oppure per scopi diversi da quelli che rientrano nelle funzioni di un marchio. Inoltre, la CGUE ha specificato che, qualora la malafede riguardi solo una parte di rivendicazione, solo quella parte dovrebbe essere invalidata.

Sulla base di ciò, per quanto riguarda le rivendicazioni di Sky relative ai beni e servizi coperti dalla registrazione dei marchi (tra cui “computer software”, “computer software supplied from the internet” and so on), il Giudice ne ha stabilito l’eccessiva ampiezza e ha dunque imposto forti limitazioni mirate. Ciò nonostante, la rimanente tutela è stata sufficiente per affermare ugualmente la responsabilità della controparte SkyKick per contraffazione dei marchi di Sky, così come modificati. In altri termini, la parziale nullità dei marchi a causa della malafede non ha inciso sulla decisione in punto di contraffazione.

La decisione completa della Corte inglese è consultabile presso il seguente indirizzo:
https://www.bailii.org/cgi-in/format.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Ch/2020/990.html

Contraffazione e registrazione in malafede del marchio: la decisione sul caso Sky vs. SkyKick

Sky Plc & Ors v Skykick UK Ltd & Anor [2020] EWHC 990 (Ch), 29 April 2020

data: 07.05.2020
Area: Proprietà Intellettuale

Il 29 aprile 2020 l’Alta Corte inglese ha emesso una decisione rilevante nel contesto del diritto dei marchi dell’Unione Europea. La sentenza, resa in una causa per contraffazione di marchio sorta tra la nota società Sky Plc e la convenuta SkyKick Inc., ha statuito che i marchi britannici ed europei di Sky dovrebbero essere dichiarati parzialmente invalidi perché registrati in malafede. Sky infatti non avrebbe inteso utilizzare i marchi per determinati prodotti o servizi al momento della richiesta, avendo invece presentato le relative domande sulla base di una deliberata strategia di ricerca di una protezione molto ampia, non sorretta da una giustificazione commerciale. Sky avrebbe quindi fatto domanda per scopi altri rispetto a quelli che rientrano nell’obiettivo della tutela offerta dal diritto dei marchi, in particolare per utilizzare tali marchi puramente come “arma legale nei confronti dei terzi”. Queste affermazioni sono coerenti con la precedente decisione resa dalla Corte di giustizia UE nello stesso caso (C-371/18), la quale ha affermato che il criterio della malafede nella domanda di registrazione di un marchio si applica (determinando la nullità del marchio) quando il titolare della privativa ha depositato la domanda con l’intenzione di pregiudicare in modo disonesto gli interessi di terzi oppure per scopi diversi da quelli che rientrano nelle funzioni di un marchio. Inoltre, la CGUE ha specificato che, qualora la malafede riguardi solo una parte di rivendicazione, solo quella parte dovrebbe essere invalidata.

Sulla base di ciò, per quanto riguarda le rivendicazioni di Sky relative ai beni e servizi coperti dalla registrazione dei marchi (tra cui “computer software”, “computer software supplied from the internet” and so on), il Giudice ne ha stabilito l’eccessiva ampiezza e ha dunque imposto forti limitazioni mirate. Ciò nonostante, la rimanente tutela è stata sufficiente per affermare ugualmente la responsabilità della controparte SkyKick per contraffazione dei marchi di Sky, così come modificati. In altri termini, la parziale nullità dei marchi a causa della malafede non ha inciso sulla decisione in punto di contraffazione.

La decisione completa della Corte inglese è consultabile presso il seguente indirizzo:
https://www.bailii.org/cgi-in/format.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Ch/2020/990.html