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EPO: brevettabilità delle simulazioni attuate mediante computer

Cassazione civile (ord.), sez. I, 02/03/2021, n. 5666, Pres. Genovese, Rel. Iofrida

data: 26.03.2021
Area: Proprietà Intellettuale

Lo scorso 10 marzo 2021, l’Enlarged Board of Appeal dell’EPO ha emesso una decisione in ordine alla brevettabilità delle simulazioni attuate mediante elaboratori elettronici. Nella specie, l’invenzione oggetto di domanda di brevetto riguardava la modellazione e la simulazione dei movimenti di un singolo pedone in un determinato ambiente, utile per giungere a simulare i movimenti di una folla di pedoni in un edificio al fine di verificare la sussistenza dei necessari requisiti dell’edificio stesso. Nell’ambito del ricorso proposto avverso la decisione che riteneva tale invenzione priva di attività inventiva, è stato chiesto il parere dell’Enlarged Board of Appeal in ordine alla astratta brevettabilità delle simulazioni attuate tramite computer ai sensi dell’art. 112, par. 1, lett. a) CBE.

Innanzitutto, il Board ricorda che, ai sensi dell’art. 52 par. 2 CBE, non sono considerati invenzioni una serie di oggetti e attività – indicati in maniera non esaustiva nella norma – tra cui i “programmi informatici”. Tuttavia, ai sensi del successivo par. 3, la brevettabilità è esclusa soltanto nella misura in cui la domanda di brevetto concerna tali oggetti o attività in quanto tali.

Il Board sottolinea che, quando la rivendicazione di un brevetto riguarda un’invenzione implementata su computer, solitamente si tratta di un’invenzione mista, ossia risultante dalla combinazione tra caratteristiche tecniche e non tecniche. Nel caso di invenzioni miste, l’EPO utilizza l’approccio COMVIK per valutare l’attività inventiva. Secondo tale approccio, se un determinato elemento non dà un contributo alla soluzione di un problema tecnico, fornendo un effetto tecnico, non rileva ai fini dell’attività inventiva. Di conseguenza, anche elementi di per sé non tecnici possono contribuire alla soluzione di un problema tecnico.

Nel caso concreto, l’Enlarged Board of Appeal ha ritenuto che l’approccio COMVIK ben possa applicarsi alle simulazioni attuate tramite computer, e che qualsiasi effetto tecnico che sia ulteriore rispetto alle normali interazioni elettriche del computer stesso possa essere preso in considerazione per valutare l’attività inventiva della simulazione. Inoltre, il Board ha precisato che una caratteristica rivendicata può contribuire al carattere tecnico dell’invenzione non soltanto quando è correlata a un effetto tecnico che si presenta sotto forma di input o output, ma anche quando un effetto tecnico si produce all’interno del processo implementato dal computer. Ma, al fine di consentire la brevettabilità, l’utilizzo tecnico rilevante deve essere almeno implicitamente specificato in una rivendicazione della domanda di brevetto.

Dunque, non è decisivo che sia simulato un processo tecnico o non tecnico, quanto piuttosto che si produca un effetto tecnico ulteriore rispetto a quello dato dalla normale interazione con l’apparecchio. Analoghi principi si applicano anche se la simulazione attuata mediante computer fa parte di un processo di design.

EPO: brevettabilità delle simulazioni attuate mediante computer

Cassazione civile (ord.), sez. I, 02/03/2021, n. 5666, Pres. Genovese, Rel. Iofrida

data: 26.03.2021
Area: Proprietà Intellettuale

Lo scorso 10 marzo 2021, l’Enlarged Board of Appeal dell’EPO ha emesso una decisione in ordine alla brevettabilità delle simulazioni attuate mediante elaboratori elettronici. Nella specie, l’invenzione oggetto di domanda di brevetto riguardava la modellazione e la simulazione dei movimenti di un singolo pedone in un determinato ambiente, utile per giungere a simulare i movimenti di una folla di pedoni in un edificio al fine di verificare la sussistenza dei necessari requisiti dell’edificio stesso. Nell’ambito del ricorso proposto avverso la decisione che riteneva tale invenzione priva di attività inventiva, è stato chiesto il parere dell’Enlarged Board of Appeal in ordine alla astratta brevettabilità delle simulazioni attuate tramite computer ai sensi dell’art. 112, par. 1, lett. a) CBE.

Innanzitutto, il Board ricorda che, ai sensi dell’art. 52 par. 2 CBE, non sono considerati invenzioni una serie di oggetti e attività – indicati in maniera non esaustiva nella norma – tra cui i “programmi informatici”. Tuttavia, ai sensi del successivo par. 3, la brevettabilità è esclusa soltanto nella misura in cui la domanda di brevetto concerna tali oggetti o attività in quanto tali.

Il Board sottolinea che, quando la rivendicazione di un brevetto riguarda un’invenzione implementata su computer, solitamente si tratta di un’invenzione mista, ossia risultante dalla combinazione tra caratteristiche tecniche e non tecniche. Nel caso di invenzioni miste, l’EPO utilizza l’approccio COMVIK per valutare l’attività inventiva. Secondo tale approccio, se un determinato elemento non dà un contributo alla soluzione di un problema tecnico, fornendo un effetto tecnico, non rileva ai fini dell’attività inventiva. Di conseguenza, anche elementi di per sé non tecnici possono contribuire alla soluzione di un problema tecnico.

Nel caso concreto, l’Enlarged Board of Appeal ha ritenuto che l’approccio COMVIK ben possa applicarsi alle simulazioni attuate tramite computer, e che qualsiasi effetto tecnico che sia ulteriore rispetto alle normali interazioni elettriche del computer stesso possa essere preso in considerazione per valutare l’attività inventiva della simulazione. Inoltre, il Board ha precisato che una caratteristica rivendicata può contribuire al carattere tecnico dell’invenzione non soltanto quando è correlata a un effetto tecnico che si presenta sotto forma di input o output, ma anche quando un effetto tecnico si produce all’interno del processo implementato dal computer. Ma, al fine di consentire la brevettabilità, l’utilizzo tecnico rilevante deve essere almeno implicitamente specificato in una rivendicazione della domanda di brevetto.

Dunque, non è decisivo che sia simulato un processo tecnico o non tecnico, quanto piuttosto che si produca un effetto tecnico ulteriore rispetto a quello dato dalla normale interazione con l’apparecchio. Analoghi principi si applicano anche se la simulazione attuata mediante computer fa parte di un processo di design.