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EUIPO: la prova della notorietà di un marchio

data: 12.02.2021
Area: Proprietà Intellettuale

Con decisione emessa in data 22 gennaio 2021, la Divisione di Opposizione dell’EUIPO ha statuito su un’opposizione che faceva leva sulla presunta notorietà del marchio anteriore azionato ai sensi dell’art. 8, paragrafo 5, RMUE. Nel rigettare l’opposizione, l’EUIPO ha avuto modo di precisare quali sono i criteri per determinare la rilevanza delle prove fornite circa la notorietà di un marchio.

In particolare, nel valutare la documentazione fornita dall’opponente a sostegno di tale notorietà, l’EUIPO ha in primo luogo affermato che essa presuppone una soglia di conoscenza che si raggiunge solo quando il marchio è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato agli specifici prodotti o servizi cui il marchio inerisce (potendosi trattare sia della generalità del pubblico, sia di un settore più specializzato, a seconda del prodotto/servizio in questione).

Inoltre, l’EUIPO afferma che, per determinare il livello di notorietà del marchio anteriore, occorre aver riguardo a tutti gli aspetti pertinenti, e in particolare alla quota di mercato detenuta dal marchio, all’entità degli investimenti effettuati per promuoverlo e all’intensità, all’estensione geografica e alla durata del suo uso.

L’EUIPO ha poi precisato che le prove fornite a favore della notorietà devono essere considerate globalmente, ponderando ogni indizio e confrontandolo con gli altri. In tale valutazione, ovviamente le informazioni che sono confermate da più fonti sono da considerarsi più attendibili, così come una prova ha tanto più valore quanto più la sua fonte sia indipendente, attendibile e autorevole.

Infine, l’EUIPO fornisce alcuni esempi di prove idonee a dimostrare la posizione occupata da un determinato marchio sul mercato e quindi la notorietà dello stesso. Tra esse, vengono citati sondaggi di opinione, indagini di mercato, indicazioni indipendenti sul volume delle vendite e sulla quota di mercato detenuta dai prodotti offerti o venduti con il marchio, riconoscimenti o premi da esso ottenuti, posizione del marchio in classifiche di brand del settore di riferimento, relazioni annuali sui risultati economici certificate da enti indipendenti e indagini di mercato da parte di enti indipendenti sulla percezione del segno presso il pubblico.

EUIPO: la prova della notorietà di un marchio

data: 12.02.2021
Area: Proprietà Intellettuale

Con decisione emessa in data 22 gennaio 2021, la Divisione di Opposizione dell’EUIPO ha statuito su un’opposizione che faceva leva sulla presunta notorietà del marchio anteriore azionato ai sensi dell’art. 8, paragrafo 5, RMUE. Nel rigettare l’opposizione, l’EUIPO ha avuto modo di precisare quali sono i criteri per determinare la rilevanza delle prove fornite circa la notorietà di un marchio.

In particolare, nel valutare la documentazione fornita dall’opponente a sostegno di tale notorietà, l’EUIPO ha in primo luogo affermato che essa presuppone una soglia di conoscenza che si raggiunge solo quando il marchio è conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato agli specifici prodotti o servizi cui il marchio inerisce (potendosi trattare sia della generalità del pubblico, sia di un settore più specializzato, a seconda del prodotto/servizio in questione).

Inoltre, l’EUIPO afferma che, per determinare il livello di notorietà del marchio anteriore, occorre aver riguardo a tutti gli aspetti pertinenti, e in particolare alla quota di mercato detenuta dal marchio, all’entità degli investimenti effettuati per promuoverlo e all’intensità, all’estensione geografica e alla durata del suo uso.

L’EUIPO ha poi precisato che le prove fornite a favore della notorietà devono essere considerate globalmente, ponderando ogni indizio e confrontandolo con gli altri. In tale valutazione, ovviamente le informazioni che sono confermate da più fonti sono da considerarsi più attendibili, così come una prova ha tanto più valore quanto più la sua fonte sia indipendente, attendibile e autorevole.

Infine, l’EUIPO fornisce alcuni esempi di prove idonee a dimostrare la posizione occupata da un determinato marchio sul mercato e quindi la notorietà dello stesso. Tra esse, vengono citati sondaggi di opinione, indagini di mercato, indicazioni indipendenti sul volume delle vendite e sulla quota di mercato detenuta dai prodotti offerti o venduti con il marchio, riconoscimenti o premi da esso ottenuti, posizione del marchio in classifiche di brand del settore di riferimento, relazioni annuali sui risultati economici certificate da enti indipendenti e indagini di mercato da parte di enti indipendenti sulla percezione del segno presso il pubblico.