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Il carattere distintivo del marchio tridimensionale

Tribunale dell’Unione Europea, caso T‑573/18, Hickies Inc. v. European Union Intellectual Property Office (EUIPO), 05/02/2020

data: 23.04.2020
Area: Proprietà Intellettuale

Con la decisione in commento, il Tribunale dell’Unione Europea ha confermato l’opinione della Commissione di Ricorso dell’EUIPO, negando che il marchio di cui veniva chiesta la registrazione fosse dotato di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sui marchi dell’UE 2017/1001.

Nello specifico, la società Hickies ricorreva per ottenere la registrazione di un marchio 3D per prodotti appartenenti alla classe 26, tra cui dei lacci di scarpe. Innanzitutto, il Tribunale ha affermato che i criteri di valutazione del carattere distintivo di un marchio tridimensionale consistente nella forma di un prodotto devono essere gli stessi utilizzati per gli altri tipi di marchio. Dunque, il carattere distintivo va valutato con riferimento ai prodotti/servizi per i quali è stata chiesta la registrazione e alla percezione del pubblico di riferimento: il segno deve cioè consentire di identificare l’origine commerciale dei prodotti. Ciò che cambia nel caso di segni tridimensionali è il fatto che il consumatore medio non è abituato a dedurre l’origine di un prodotto dalla sua forma, in assenza di elementi grafici (come i marchi figurativi), il che rende più complesso valutare il requisito del carattere distintivo. Il Tribunale afferma che un marchio di forma avente carattere distintivo non dovrebbe riferirsi alla forma tipica del prodotto: in altre parole, quanto più la forma assomiglia al prodotto, tanto meno ha carattere distintivo. Tuttavia “la mera novità di tale forma non è sufficiente per concludere che tale carattere esiste, in quanto il criterio determinante è la capacità di tale forma di svolgere la funzione di indicazione dell’origine commerciale”. Nel caso di specie, la forma di cui si chiedeva la registrazione non era altro che una variante di una forma comunemente nota per quel tipo di prodotto, perciò non tale da permettere al consumatore medio di distinguere quei prodotti da quelli di altre imprese nel settore. Per questo motivo il giudice, confutando gli argomenti della richiedente, ha respinto il ricorso.

Il carattere distintivo del marchio tridimensionale

Tribunale dell’Unione Europea, caso T‑573/18, Hickies Inc. v. European Union Intellectual Property Office (EUIPO), 05/02/2020

data: 23.04.2020
Area: Proprietà Intellettuale

Con la decisione in commento, il Tribunale dell’Unione Europea ha confermato l’opinione della Commissione di Ricorso dell’EUIPO, negando che il marchio di cui veniva chiesta la registrazione fosse dotato di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sui marchi dell’UE 2017/1001.

Nello specifico, la società Hickies ricorreva per ottenere la registrazione di un marchio 3D per prodotti appartenenti alla classe 26, tra cui dei lacci di scarpe. Innanzitutto, il Tribunale ha affermato che i criteri di valutazione del carattere distintivo di un marchio tridimensionale consistente nella forma di un prodotto devono essere gli stessi utilizzati per gli altri tipi di marchio. Dunque, il carattere distintivo va valutato con riferimento ai prodotti/servizi per i quali è stata chiesta la registrazione e alla percezione del pubblico di riferimento: il segno deve cioè consentire di identificare l’origine commerciale dei prodotti. Ciò che cambia nel caso di segni tridimensionali è il fatto che il consumatore medio non è abituato a dedurre l’origine di un prodotto dalla sua forma, in assenza di elementi grafici (come i marchi figurativi), il che rende più complesso valutare il requisito del carattere distintivo. Il Tribunale afferma che un marchio di forma avente carattere distintivo non dovrebbe riferirsi alla forma tipica del prodotto: in altre parole, quanto più la forma assomiglia al prodotto, tanto meno ha carattere distintivo. Tuttavia “la mera novità di tale forma non è sufficiente per concludere che tale carattere esiste, in quanto il criterio determinante è la capacità di tale forma di svolgere la funzione di indicazione dell’origine commerciale”. Nel caso di specie, la forma di cui si chiedeva la registrazione non era altro che una variante di una forma comunemente nota per quel tipo di prodotto, perciò non tale da permettere al consumatore medio di distinguere quei prodotti da quelli di altre imprese nel settore. Per questo motivo il giudice, confutando gli argomenti della richiedente, ha respinto il ricorso.