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Il marchio debole e la valutazione del rischio di confusione

Cassazione civile, sez. I, 14 maggio 2020, n. 8942. Pres. Genovese. Est. Falabella

data: 07.06.2020
Area: Proprietà Intellettuale

La Cassazione si è pronunciata nell’ambito di una controversia sorta tra due società, entrambe operanti nel settore dei trasporti e delle spedizioni, con riguardo all’utilizzo dei rispettivi segni distintivi. Nella specie, i giudici di primo e secondo grado avevano qualificato il marchio registrato dalla società ricorrente come marchio debole e avevano pertanto ritenuto che il marchio successivo di titolarità della resistente non potesse considerarsi invalido per rischio di confusione, essendo sufficienti lievi differenze rispetto al segno precedente per escludere la confondibilità.

Con la sentenza in parola, la Cassazione ha confermato tale impostazione negando a sua volta l’esistenza di un rischio di confusione tra i due marchi, in considerazione della presenza di elementi di differenziazione e novità nel secondo marchio rispetto al primo.  La Corte ha colto l’occasione per ribadire il principio secondo cui la qualificazione come marchio debole non incide sull’attitudine del marchio stesso alla registrazione, ma soltanto sull’intensità della tutela: ciò significa che, in presenza di un marchio debole, è da escludere la confondibilità con un altro marchio successivo (e, quindi, la invalidità di quest’ultimo) qualora esso presenti modificazioni o aggiunte anche lievi. Certamente è vero, come precisa la Corte, che la qualificazione come marchio debole non preclude la tutela contro la contraffazione nel caso di mere varianti formali; tuttavia, poiché nel caso di specie erano stati evidenziati plurimi elementi di differenziazione tra i due segni, ciò è stato ritenuto sufficiente per escludere la confondibilità.

La Corte ha respinto anche il motivo tramite cui la ricorrente lamentava la violazione o falsa applicazione dell’art. 20 c.p.i., in ragione della mancata considerazione, da parte della sentenza impugnata, dell’identità dei servizi offerti dalle due società in causa, la quale avrebbe aggravato il rischio di confusione tra i marchi. In realtà, l’art. 20 è stato correttamente applicato, dal momento che esso sanziona proprio l’uso di “un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico”.

Infine, la Cassazione non ha accolto nemmeno il motivo secondo cui il giudice di secondo grado avrebbe errato nel ritenere che il pubblico di riferimento fosse composto da soggetti specializzati, capaci di compiere scelte commerciali consapevoli e di percepire anche le più lievi differenze tra i due marchi. Infatti, nonostante la ricorrente chiedesse di prendere come riferimento il consumatore medio, dotato di media diligenza e avvedutezza, la Corte ha affermato che “ai fini della valutazione della capacità distintiva dei segni utilizzati dall’imprenditore per contrassegnare i propri prodotti e servizi, in modo da consentire l’immediata individuazione della loro provenienza e da differenziarli da quelli degli altri concorrenti, occorre fare riferimento alla capacità percettiva non del pubblico in genere, ma di quelle particolari categorie di soggetti ai quali i prodotti sono destinati, le cui facoltà di discernimento devono essere rapportate alla capacità critica propria di un destinatario mediamente intelligente, accorto ed informato sui prodotti del genere merceologico di appartenenza”.

Il marchio debole e la valutazione del rischio di confusione

Cassazione civile, sez. I, 14 maggio 2020, n. 8942. Pres. Genovese. Est. Falabella

data: 07.06.2020
Area: Proprietà Intellettuale

La Cassazione si è pronunciata nell’ambito di una controversia sorta tra due società, entrambe operanti nel settore dei trasporti e delle spedizioni, con riguardo all’utilizzo dei rispettivi segni distintivi. Nella specie, i giudici di primo e secondo grado avevano qualificato il marchio registrato dalla società ricorrente come marchio debole e avevano pertanto ritenuto che il marchio successivo di titolarità della resistente non potesse considerarsi invalido per rischio di confusione, essendo sufficienti lievi differenze rispetto al segno precedente per escludere la confondibilità.

Con la sentenza in parola, la Cassazione ha confermato tale impostazione negando a sua volta l’esistenza di un rischio di confusione tra i due marchi, in considerazione della presenza di elementi di differenziazione e novità nel secondo marchio rispetto al primo.  La Corte ha colto l’occasione per ribadire il principio secondo cui la qualificazione come marchio debole non incide sull’attitudine del marchio stesso alla registrazione, ma soltanto sull’intensità della tutela: ciò significa che, in presenza di un marchio debole, è da escludere la confondibilità con un altro marchio successivo (e, quindi, la invalidità di quest’ultimo) qualora esso presenti modificazioni o aggiunte anche lievi. Certamente è vero, come precisa la Corte, che la qualificazione come marchio debole non preclude la tutela contro la contraffazione nel caso di mere varianti formali; tuttavia, poiché nel caso di specie erano stati evidenziati plurimi elementi di differenziazione tra i due segni, ciò è stato ritenuto sufficiente per escludere la confondibilità.

La Corte ha respinto anche il motivo tramite cui la ricorrente lamentava la violazione o falsa applicazione dell’art. 20 c.p.i., in ragione della mancata considerazione, da parte della sentenza impugnata, dell’identità dei servizi offerti dalle due società in causa, la quale avrebbe aggravato il rischio di confusione tra i marchi. In realtà, l’art. 20 è stato correttamente applicato, dal momento che esso sanziona proprio l’uso di “un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell’identità o somiglianza fra i segni e dell’identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico”.

Infine, la Cassazione non ha accolto nemmeno il motivo secondo cui il giudice di secondo grado avrebbe errato nel ritenere che il pubblico di riferimento fosse composto da soggetti specializzati, capaci di compiere scelte commerciali consapevoli e di percepire anche le più lievi differenze tra i due marchi. Infatti, nonostante la ricorrente chiedesse di prendere come riferimento il consumatore medio, dotato di media diligenza e avvedutezza, la Corte ha affermato che “ai fini della valutazione della capacità distintiva dei segni utilizzati dall’imprenditore per contrassegnare i propri prodotti e servizi, in modo da consentire l’immediata individuazione della loro provenienza e da differenziarli da quelli degli altri concorrenti, occorre fare riferimento alla capacità percettiva non del pubblico in genere, ma di quelle particolari categorie di soggetti ai quali i prodotti sono destinati, le cui facoltà di discernimento devono essere rapportate alla capacità critica propria di un destinatario mediamente intelligente, accorto ed informato sui prodotti del genere merceologico di appartenenza”.