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La Cassazione sui criteri per la determinazione del risarcimento dei danni

Cassazione civile (ord.), sez. I, 02/03/2021, n. 5666, Pres. Genovese, Rel. Iofrida

data: 12.03.2021
Area: Proprietà Intellettuale

Con un’ordinanza resa in data 2 marzo 2021, la Cassazione si è espressa in tema di liquidazione equitativa del danno da lucro cessante subito a seguito di violazione di un diritto di proprietà industriale, nella specie di un brevetto.

In particolare, la ricorrente principale lamentava che la Corte d’appello avesse omesso di procedere a una liquidazione equitativa del danno, dopo aver ritenuto che gli elementi forniti non fossero sufficienti alla prova del preciso ammontare del danno da lucro cessante, e non avesse applicato i corretti criteri di liquidazione del danno da contraffazione secondo equità. A tale riguardo, si contestava da un lato la non applicazione in via preferenziale del criterio individuato dalla ricorrente del margine di utile realizzato dal titolare del brevetto sul fatturato dei prodotti contraffatti conseguito dal contraffattore (che avrebbe portato a un risarcimento ben maggiore di quello concesso), dall’altro lato l’applicazione della c.d. “giusta royalty” media del settore senza alcun aumento, sulla scorta della considerazione per cui l’ordinamento italiano non ammette i danni punitivi.

Nell’esaminare la questione, innanzitutto la Corte ha affermato che non esiste un effettivo divieto di introdurre una funzione punitiva del risarcimento del danno.

Il danno da lucro cessante, afferma la Corte, corrisponde al mancato guadagno del titolare, dato dalla differenza tra i flussi di vendita che esso avrebbe avuto senza la contraffazione e quelli che ha effettivamente avuto. Al riguardo si parla anche di “utile marginale”, costituito dalla differenza tra il ricavo che sarebbe derivato da unità di prodotto aggiuntive rispetto a quelle commercializzate, e il costo marginale (costo sostenuto per produrre quelle unità aggiuntive). Inoltre, il rinvio dell’art. 125 comma 1 CPI all’art. 1226 c.c. consente certamente il ricorso alla liquidazione equitativa del danno il cui ammontare non è precisamente provato. Anzi secondo la Corte tale valutazione è ancora più necessaria nel caso di violazione di un diritto di proprietà industriale, essendo particolarmente difficile quantificare gli effetti dannosi della contraffazione.

D’altro canto, il comma 1 dell’art. 125 CPI individua una regola speciale nell’ambito del rimedio risarcitorio, di norma volto a compensare per equivalente il danneggiato, stabilendo dei parametri specifici (le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, i benefici realizzati dall’autore della violazione, il danno morale) da cui è possibile desumere l’ammontare del danno, in un’ottica non solo indennitaria ma anche riparatoria. La Corte afferma che tali parametri devono essere considerati anche ai fini della liquidazione equitativa in una somma “globale”, quindi quantificata senza specificare i singoli elementi.

Una regola speciale di liquidazione equitativa è poi dettata anche dal comma 2 dell’art. 125 CPI, il quale prevede che il giudice possa liquidare il danno “”in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano”, quindi anche sulla base di elementi indiziari offerti dal danneggiato. In questo contesto, la previsione del criterio del “giusto prezzo del consenso” o “giusta royalty” (ossia il canone che il contraffattore avrebbe dovuto pagare per avere in licenza il titolo di privativa) corrisponde a un ulteriore elemento di semplificazione della valutazione equitativa del lucro cessante – in quanto tale “giusto prezzo” è piuttosto facilmente accertabile – e permette di fissare un limite minimo o residuale di ammontare del risarcimento, a garanzia della effettività della compensazione. Dunque, nel caso in cui il titolare della privativa non sia riuscito a dimostrare il proprio mancato guadagno, il lucro cessante potrà essere liquidato secondo il metodo alternativo della “giusta royalty”, che costituisce un minimo obbligatorio e quindi non necessita che sia fornita la prova di quale sarebbe stata la esatta royalty pretesa dal danneggiato nel caso di concessione di una licenza.

Quanto poi al comma 3 dell’art. 125 CPI, esso prevede l’ulteriore possibilità della restituzione degli utili realizzati dal contraffattore. Anche questa è una forma di risarcimento del lucro cessante, che può essere chiesta o alternativamente al risarcimento del mancato guadagno oppure nella misura in cui gli utili del contraffattore superino il pregiudizio subito. Anche questa disposizione, come ha precisato la Corte, non attribuisce al risarcimento del danno una mera funzione riparatoria o compensativa, bensì una funzione – se non propriamente sanzionatoria – quantomeno diretta a impedire che il contraffattore possa arricchirsi mediante l’illecito sfruttamento della privativa altrui.

A tal riguardo la Cassazione ha citato una pronuncia delle Sezioni Unite (16601/2017), che richiamava proprio la normativa in materia di tutela della proprietà intellettuale, secondo cui “alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto, di origine statunitense, dei risarcimenti punitivi“, purché la misura si regga “su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i suoi limiti quantitativi”. Altro orientamento richiamato dalla Corte è quello della sentenza n. 8944/2020, secondo cui l’utile percepito dal contraffattore non corrisponde all’intero ricavo derivante dalla vendita del prodotto contraffatto, ma al margine di profitto conseguito, deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale.

Alla luce di tutto ciò, la Corte ha accolto il ricorso e affermato il principio di diritto secondo cui “In tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa leso può chiedere di essere ristorato del danno patito invocando il criterio costituito dal margine di utile del titolare del brevetto applicato al fatturato dei prodotti contraffatti, realizzato dal contraffattore, di cui al D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 125, (c.d. “codice della proprietà industriale”, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 140 del 2006, art. 17), alla luce del quale il danno va liquidato sempre tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito, deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale. In particolare, in tale ambito, il criterio della “giusta royalty” o “royalty virtuale” segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa che però non può essere utilizzato a fronte dell’indicazione, da parte del danneggiato, di ulteriori e diversi ragionevoli criteri equitativi, il tutto nell’obiettivo di una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale”.

La Cassazione sui criteri per la determinazione del risarcimento dei danni

Cassazione civile (ord.), sez. I, 02/03/2021, n. 5666, Pres. Genovese, Rel. Iofrida

data: 12.03.2021
Area: Proprietà Intellettuale

Con un’ordinanza resa in data 2 marzo 2021, la Cassazione si è espressa in tema di liquidazione equitativa del danno da lucro cessante subito a seguito di violazione di un diritto di proprietà industriale, nella specie di un brevetto.

In particolare, la ricorrente principale lamentava che la Corte d’appello avesse omesso di procedere a una liquidazione equitativa del danno, dopo aver ritenuto che gli elementi forniti non fossero sufficienti alla prova del preciso ammontare del danno da lucro cessante, e non avesse applicato i corretti criteri di liquidazione del danno da contraffazione secondo equità. A tale riguardo, si contestava da un lato la non applicazione in via preferenziale del criterio individuato dalla ricorrente del margine di utile realizzato dal titolare del brevetto sul fatturato dei prodotti contraffatti conseguito dal contraffattore (che avrebbe portato a un risarcimento ben maggiore di quello concesso), dall’altro lato l’applicazione della c.d. “giusta royalty” media del settore senza alcun aumento, sulla scorta della considerazione per cui l’ordinamento italiano non ammette i danni punitivi.

Nell’esaminare la questione, innanzitutto la Corte ha affermato che non esiste un effettivo divieto di introdurre una funzione punitiva del risarcimento del danno.

Il danno da lucro cessante, afferma la Corte, corrisponde al mancato guadagno del titolare, dato dalla differenza tra i flussi di vendita che esso avrebbe avuto senza la contraffazione e quelli che ha effettivamente avuto. Al riguardo si parla anche di “utile marginale”, costituito dalla differenza tra il ricavo che sarebbe derivato da unità di prodotto aggiuntive rispetto a quelle commercializzate, e il costo marginale (costo sostenuto per produrre quelle unità aggiuntive). Inoltre, il rinvio dell’art. 125 comma 1 CPI all’art. 1226 c.c. consente certamente il ricorso alla liquidazione equitativa del danno il cui ammontare non è precisamente provato. Anzi secondo la Corte tale valutazione è ancora più necessaria nel caso di violazione di un diritto di proprietà industriale, essendo particolarmente difficile quantificare gli effetti dannosi della contraffazione.

D’altro canto, il comma 1 dell’art. 125 CPI individua una regola speciale nell’ambito del rimedio risarcitorio, di norma volto a compensare per equivalente il danneggiato, stabilendo dei parametri specifici (le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, i benefici realizzati dall’autore della violazione, il danno morale) da cui è possibile desumere l’ammontare del danno, in un’ottica non solo indennitaria ma anche riparatoria. La Corte afferma che tali parametri devono essere considerati anche ai fini della liquidazione equitativa in una somma “globale”, quindi quantificata senza specificare i singoli elementi.

Una regola speciale di liquidazione equitativa è poi dettata anche dal comma 2 dell’art. 125 CPI, il quale prevede che il giudice possa liquidare il danno “”in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano”, quindi anche sulla base di elementi indiziari offerti dal danneggiato. In questo contesto, la previsione del criterio del “giusto prezzo del consenso” o “giusta royalty” (ossia il canone che il contraffattore avrebbe dovuto pagare per avere in licenza il titolo di privativa) corrisponde a un ulteriore elemento di semplificazione della valutazione equitativa del lucro cessante – in quanto tale “giusto prezzo” è piuttosto facilmente accertabile – e permette di fissare un limite minimo o residuale di ammontare del risarcimento, a garanzia della effettività della compensazione. Dunque, nel caso in cui il titolare della privativa non sia riuscito a dimostrare il proprio mancato guadagno, il lucro cessante potrà essere liquidato secondo il metodo alternativo della “giusta royalty”, che costituisce un minimo obbligatorio e quindi non necessita che sia fornita la prova di quale sarebbe stata la esatta royalty pretesa dal danneggiato nel caso di concessione di una licenza.

Quanto poi al comma 3 dell’art. 125 CPI, esso prevede l’ulteriore possibilità della restituzione degli utili realizzati dal contraffattore. Anche questa è una forma di risarcimento del lucro cessante, che può essere chiesta o alternativamente al risarcimento del mancato guadagno oppure nella misura in cui gli utili del contraffattore superino il pregiudizio subito. Anche questa disposizione, come ha precisato la Corte, non attribuisce al risarcimento del danno una mera funzione riparatoria o compensativa, bensì una funzione – se non propriamente sanzionatoria – quantomeno diretta a impedire che il contraffattore possa arricchirsi mediante l’illecito sfruttamento della privativa altrui.

A tal riguardo la Cassazione ha citato una pronuncia delle Sezioni Unite (16601/2017), che richiamava proprio la normativa in materia di tutela della proprietà intellettuale, secondo cui “alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto, di origine statunitense, dei risarcimenti punitivi“, purché la misura si regga “su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i suoi limiti quantitativi”. Altro orientamento richiamato dalla Corte è quello della sentenza n. 8944/2020, secondo cui l’utile percepito dal contraffattore non corrisponde all’intero ricavo derivante dalla vendita del prodotto contraffatto, ma al margine di profitto conseguito, deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale.

Alla luce di tutto ciò, la Corte ha accolto il ricorso e affermato il principio di diritto secondo cui “In tema di proprietà industriale, il titolare del diritto di privativa leso può chiedere di essere ristorato del danno patito invocando il criterio costituito dal margine di utile del titolare del brevetto applicato al fatturato dei prodotti contraffatti, realizzato dal contraffattore, di cui al D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 125, (c.d. “codice della proprietà industriale”, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 140 del 2006, art. 17), alla luce del quale il danno va liquidato sempre tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito, deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale. In particolare, in tale ambito, il criterio della “giusta royalty” o “royalty virtuale” segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa che però non può essere utilizzato a fronte dell’indicazione, da parte del danneggiato, di ulteriori e diversi ragionevoli criteri equitativi, il tutto nell’obiettivo di una piena riparazione del pregiudizio risentito dal titolare del diritto di proprietà intellettuale”.