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La Cassazione sul termine per la proposizione della domanda di conversione di un brevetto nullo

Cassazione civile, sez. I, 20 aprile 2021, n. 10396. Pres. Genovese. Est. Falabella

data: 07.05.2021
Area: Proprietà Intellettuale

Con ordinanza emessa in data 20 aprile 2021, la Corte di Cassazione ha enunciato un principio di diritto nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363 comma 3 c.p.c., nell’ambito di una controversia inerente alla conversione di un brevetto nullo.

Nel caso di specie, sia la Corte d’appello che il Tribunale avevano giudicato tardiva la domanda di conversione dei brevetti in causa che era stata proposta dalla ricorrente nella propria comparsa conclusionale. Pertanto, con specifico motivo di ricorso, la ricorrente aveva contestato la violazione o falsa applicazione dell’art. 76 comma 3 c.p.i., secondo il quale la domanda di conversione di un brevetto nullo può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio.

Nell’esaminare la questione, la Cassazione è partita dall’esame della ratio della norma sopracitata. L’istituto della conversione, in quanto espressione del principio di conservazione, risponde all’esigenza di valorizzare la capacità di un titolo originario – nella specie, un brevetto – di produrre l’effetto di un titolo diverso, del quale esso presenti tutti i requisiti. Tale istituto era già a suo tempo contemplato all’art. 59 dell’abrogata “Legge invenzioni” (R.D. 1127/1939), con la differenza che allora non era prevista la regola per cui la domanda di conversione è proponibile in ogni stato e grado del giudizio. Tale regola, infatti, è stata introdotta allo scopo di superare il rigore mostrato dalla giurisprudenza nell’applicazione dell’istituto e sulla scorta della considerazione secondo cui spesso l’interesse a richiedere la conversione del brevetto sorge in uno stadio avanzato della controversia brevettuale (ossia nel corso delle operazioni peritali o al termine delle stesse).

Secondo la Cassazione, dunque, l’art. 76 comma 3 sicuramente consente di ritenere che la domanda di conversione del brevetto nullo possa essere formulata fino all’udienza di precisazione delle conclusioni; tuttavia, è da escludere che tale domanda possa essere proposta tramite la comparsa conclusionale, la quale ha uno scopo puramente illustrativo delle conclusioni già proposte e non può contenere nuove conclusioni. Al riguardo, la Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui, dopo la rimessione della causa al collegio, non è più consentito modificare le conclusioni formulate all’udienza di rimessione al collegio (a tutela del contraddittorio). Secondo la Corte, dunque, la ratio dell’istituto in esame è pienamente in linea con la possibilità di formulare la relativa domanda sino all’udienza di precisazione delle conclusioni, ma non oltre. Infatti, l’ulteriore dilatazione dei tempi non è necessaria né supportata dal testo di legge, il quale non sembra voler sovvertire l’ordine processuale dal divieto di modificare, con gli scritti conclusionali, le domande proposte. In conclusione, la Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “La domanda di conversione del brevetto nullo, la quale a norma dell’art. 76, comma 3, c.p.i. può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio, può essere avanzata, in primo grado, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, sicché, ove sia svolta nella comparsa conclusionale, essa va dichiarata inammissibile”.

La Cassazione sul termine per la proposizione della domanda di conversione di un brevetto nullo

Cassazione civile, sez. I, 20 aprile 2021, n. 10396. Pres. Genovese. Est. Falabella

data: 07.05.2021
Area: Proprietà Intellettuale

Con ordinanza emessa in data 20 aprile 2021, la Corte di Cassazione ha enunciato un principio di diritto nell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363 comma 3 c.p.c., nell’ambito di una controversia inerente alla conversione di un brevetto nullo.

Nel caso di specie, sia la Corte d’appello che il Tribunale avevano giudicato tardiva la domanda di conversione dei brevetti in causa che era stata proposta dalla ricorrente nella propria comparsa conclusionale. Pertanto, con specifico motivo di ricorso, la ricorrente aveva contestato la violazione o falsa applicazione dell’art. 76 comma 3 c.p.i., secondo il quale la domanda di conversione di un brevetto nullo può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio.

Nell’esaminare la questione, la Cassazione è partita dall’esame della ratio della norma sopracitata. L’istituto della conversione, in quanto espressione del principio di conservazione, risponde all’esigenza di valorizzare la capacità di un titolo originario – nella specie, un brevetto – di produrre l’effetto di un titolo diverso, del quale esso presenti tutti i requisiti. Tale istituto era già a suo tempo contemplato all’art. 59 dell’abrogata “Legge invenzioni” (R.D. 1127/1939), con la differenza che allora non era prevista la regola per cui la domanda di conversione è proponibile in ogni stato e grado del giudizio. Tale regola, infatti, è stata introdotta allo scopo di superare il rigore mostrato dalla giurisprudenza nell’applicazione dell’istituto e sulla scorta della considerazione secondo cui spesso l’interesse a richiedere la conversione del brevetto sorge in uno stadio avanzato della controversia brevettuale (ossia nel corso delle operazioni peritali o al termine delle stesse).

Secondo la Cassazione, dunque, l’art. 76 comma 3 sicuramente consente di ritenere che la domanda di conversione del brevetto nullo possa essere formulata fino all’udienza di precisazione delle conclusioni; tuttavia, è da escludere che tale domanda possa essere proposta tramite la comparsa conclusionale, la quale ha uno scopo puramente illustrativo delle conclusioni già proposte e non può contenere nuove conclusioni. Al riguardo, la Suprema Corte ha richiamato il principio secondo cui, dopo la rimessione della causa al collegio, non è più consentito modificare le conclusioni formulate all’udienza di rimessione al collegio (a tutela del contraddittorio). Secondo la Corte, dunque, la ratio dell’istituto in esame è pienamente in linea con la possibilità di formulare la relativa domanda sino all’udienza di precisazione delle conclusioni, ma non oltre. Infatti, l’ulteriore dilatazione dei tempi non è necessaria né supportata dal testo di legge, il quale non sembra voler sovvertire l’ordine processuale dal divieto di modificare, con gli scritti conclusionali, le domande proposte. In conclusione, la Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: “La domanda di conversione del brevetto nullo, la quale a norma dell’art. 76, comma 3, c.p.i. può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio, può essere avanzata, in primo grado, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni, sicché, ove sia svolta nella comparsa conclusionale, essa va dichiarata inammissibile”.