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La limitazione del brevetto: effetti sul risarcimento del danno

Tribunale di Milano, sentenza del 5 ottobre 2019

data: 29.11.2019
Area: Proprietà Intellettuale

La sentenza del Tribunale di Milano del 5 ottobre 2018 ha offerto numerosi spunti di riflessione sul tema del risarcimento del danno da contraffazione di brevetto e la necessità, sempre più frequente di limitare il brevetto in corso di causa o in sede amministrativa.

L’art. 79 del Codice della Proprietà Industriale così dispone: «1. Il brevetto può essere limitato su istanza del titolare, alla quale devono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni modificati. 2. Ove l’Ufficio italiano brevetti e marchi accolga l’istanza, il richiedente dovrà conformarsi alle disposizioni regolamentari relative alla ripubblicazione del brevetto e al pagamento dei relativi diritti, ove previsti. 3. In un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso. 3-bis. Ove intervenga sia una limitazione del brevetto europeo a seguito di una procedura di limitazione di cui alla Convenzione sul brevetto europeo, sia una limitazione dello stesso brevetto europeo con effetto in Italia a seguito di una procedura nazionale, l’ambito di protezione conferito dal brevetto è determinato tenuto conto di ciascuna delle limitazioni intervenute.».

È pertanto possibile, per il titolare del brevetto, limitarne la portata sia in sede amministrativa sia in fase di giudizio di nullità. Seppure questa opportunità, e come tale deve essere vista, è stata accolta favorevolmente dai titolari del brevetto è comunque uno strumento delicato da utilizzare alla fine di una ponderata e attenta valutazione.

Gli effetti della limitazione si hanno ex nunc ovvero dal deposito della limitazione e così, secondo parte della giurisprudenza, la richiesta del risarcimento del danno.

La sentenza del Tribunale di Milano citata in merito al risarcimento del danno segue invece una linea consolidata del tribunale meneghino in base alla quale la valutazione è rimessa al Giudice.

A tale proposito così si legge nella sentenza: «In effetti questo Tribunale si è sempre riservato ogni valutazione di tale specifico profilo, rivendicando la facoltà di delimitare il periodo temporale di riferimento a quello successivo alla presentazione di tale istanza di limitazione in quanto apparirebbe rilevante valutare – in ossequio alla tutela delle aspettative di terzi rispetto all’ambito di validità del brevetto rispetto al testo come concesso, venuta meno la presunzione di conoscenza riferita al testo originario – se l’esperto del ramo dalla lettura delle rivendicazioni e della descrizione potesse essere in grado di apprezzare anche la tutela apprestata da brevetto anche rispetto ad un contenuto più limitato di quello originariamente concesso, con particolare riferimento a quei casi in cui la permanenza in sede di limitazione di un titolo brevettuale più circoscritto sia stata affidata al “recupero” di caratteristiche presenti nella descrizione. Nel caso di specie ritiene il Collegio che non vi sia motivo di restringere la portata temporale della contraffazione al periodo successivo al deposito dell’istanza di limitazione del brevetto in questione. Invero detta limitazione è stata ritenuta valida proprio in relazione ad una configurazione del dispositivo già testualmente prevista nella descrizione, che infatti esplicitava una possibile forma alternativa a quella effettivamente trasfusa nelle rivendicazioni originarie».

Una attenta analisi del testo brevettuale e delle sue rivendicazioni nonché della descrizione può quindi guidare il tribunale ad una decisione, ad avviso di chi scrive, sempre auspicabile ovvero l’efficacia ex tunc del risarcimento del danno anche alla luce di un brevetto limitato.

La limitazione del brevetto: effetti sul risarcimento del danno

Tribunale di Milano, sentenza del 5 ottobre 2019

data: 29.11.2019
Area: Proprietà Intellettuale

La sentenza del Tribunale di Milano del 5 ottobre 2018 ha offerto numerosi spunti di riflessione sul tema del risarcimento del danno da contraffazione di brevetto e la necessità, sempre più frequente di limitare il brevetto in corso di causa o in sede amministrativa.

L’art. 79 del Codice della Proprietà Industriale così dispone: «1. Il brevetto può essere limitato su istanza del titolare, alla quale devono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni modificati. 2. Ove l’Ufficio italiano brevetti e marchi accolga l’istanza, il richiedente dovrà conformarsi alle disposizioni regolamentari relative alla ripubblicazione del brevetto e al pagamento dei relativi diritti, ove previsti. 3. In un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso. 3-bis. Ove intervenga sia una limitazione del brevetto europeo a seguito di una procedura di limitazione di cui alla Convenzione sul brevetto europeo, sia una limitazione dello stesso brevetto europeo con effetto in Italia a seguito di una procedura nazionale, l’ambito di protezione conferito dal brevetto è determinato tenuto conto di ciascuna delle limitazioni intervenute.».

È pertanto possibile, per il titolare del brevetto, limitarne la portata sia in sede amministrativa sia in fase di giudizio di nullità. Seppure questa opportunità, e come tale deve essere vista, è stata accolta favorevolmente dai titolari del brevetto è comunque uno strumento delicato da utilizzare alla fine di una ponderata e attenta valutazione.

Gli effetti della limitazione si hanno ex nunc ovvero dal deposito della limitazione e così, secondo parte della giurisprudenza, la richiesta del risarcimento del danno.

La sentenza del Tribunale di Milano citata in merito al risarcimento del danno segue invece una linea consolidata del tribunale meneghino in base alla quale la valutazione è rimessa al Giudice.

A tale proposito così si legge nella sentenza: «In effetti questo Tribunale si è sempre riservato ogni valutazione di tale specifico profilo, rivendicando la facoltà di delimitare il periodo temporale di riferimento a quello successivo alla presentazione di tale istanza di limitazione in quanto apparirebbe rilevante valutare – in ossequio alla tutela delle aspettative di terzi rispetto all’ambito di validità del brevetto rispetto al testo come concesso, venuta meno la presunzione di conoscenza riferita al testo originario – se l’esperto del ramo dalla lettura delle rivendicazioni e della descrizione potesse essere in grado di apprezzare anche la tutela apprestata da brevetto anche rispetto ad un contenuto più limitato di quello originariamente concesso, con particolare riferimento a quei casi in cui la permanenza in sede di limitazione di un titolo brevettuale più circoscritto sia stata affidata al “recupero” di caratteristiche presenti nella descrizione. Nel caso di specie ritiene il Collegio che non vi sia motivo di restringere la portata temporale della contraffazione al periodo successivo al deposito dell’istanza di limitazione del brevetto in questione. Invero detta limitazione è stata ritenuta valida proprio in relazione ad una configurazione del dispositivo già testualmente prevista nella descrizione, che infatti esplicitava una possibile forma alternativa a quella effettivamente trasfusa nelle rivendicazioni originarie».

Una attenta analisi del testo brevettuale e delle sue rivendicazioni nonché della descrizione può quindi guidare il tribunale ad una decisione, ad avviso di chi scrive, sempre auspicabile ovvero l’efficacia ex tunc del risarcimento del danno anche alla luce di un brevetto limitato.