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La registrazione di un marchio 3D consistente esclusivamente nella forma di un prodotto

Corte di giustizia dell’Unione Europea, caso C‑237/19, 23 aprile 2020

data: 02.05.2020
Area: Proprietà Intellettuale

La Corte di giustizia si è pronunciata su una domanda pregiudiziale inerente all’interpretazione dell’art. 3, paragrafo 1, lettera e), punti ii) e iii), della direttiva 2008/95/CE. La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia iniziata nel 2015 tra una società e l’Ufficio ungherese per la proprietà intellettuale (HIPO), per avere quest’ultimo respinto la richiesta di registrazione di un segno tridimensionale come marchio. In particolare, l’HIPO aveva constatato che il prodotto in questione era composto da elementi specificamente progettati per svolgere una funzione tecnica, consistente nel consentire all’oggetto di stare sempre in equilibrio; aveva inoltre rilevato come la forma stessa del prodotto, dotata di uno stile incisivo e attraente, ne determinasse il valore. Di conseguenza, la domanda di registrazione era stata rigettata. La controversia, dopo essere stata sottoposta alla Corte suprema ungherese, è giunta all’attenzione della Corte di giustizia (CGUE), alla quale sono stati rivolti tre principali quesiti.

In primo luogo, il giudice del rinvio ha richiesto un chiarimento in ordine all’art. 3, par. 1, lett. e), ii), secondo cui sono esclusi dalla registrazione o – se registrati – possono essere dichiarati nulli i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico. Nello specifico, è stato chiesto se tale articolo debba essere interpretato nel senso che, per determinare se un segno è costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per raggiungere un risultato tecnico, ci si debba limitare alla rappresentazione grafica del segno oppure occorra tener conto anche della percezione del pubblico di riferimento. La CGUE ha dapprima precisato che tale disposizione si applica qualora siano le “caratteristiche essenziali” della forma a svolgere una funzione tecnica, non rilevando elementi minori; dopodiché ha affermato che, nell’identificare tali caratteristiche e nel determinare se esse svolgono quella funzione tecnica, possono sicuramente essere considerati elementi di informazione ulteriori alla semplice rappresentazione grafica: tuttavia, deve trattarsi di elementi obiettivi e affidabili, il che porta ad escludere la rilevanza della percezione del pubblico di riferimento.

In secondo luogo, il giudice del rinvio ha fatto riferimento all’art. 3, par. 1, lett. e), iii), che esclude la registrazione come marchio dei segni costituiti esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto. La domanda è se tale norma sia applicabile quando la forma – in cui consiste interamente il segno tridimensionale – conferisca un “valore sostanziale” al prodotto unicamente in ragione della percezione del pubblico di riferimento. La Corte sottolinea che, nel caso di specie, la percezione del pubblico è stata presa in considerazione dall’Ufficio ungherese per accertare che il valore sostanziale del prodotto in questione discendesse dal fatto che la forma fosse diventata “simbolo tangibile di una scoperta matematica”, e come tale fosse da qualificarsi come una caratteristica essenziale del segno. Dunque, conclude la Corte, la percezione del pubblico può essere d’aiuto nell’identificare una caratteristica essenziale del segno e l’impedimento alla registrazione ex art. 3 può essere applicato se risulta da “prove oggettive e affidabili che la scelta dei consumatori di acquistare il prodotto in questione è in larga misura determinata da questa caratteristica”.

Infine, il giudice del rinvio ha messo in dubbio il fatto che la forma di un prodotto già tutelato dal diritto dei disegni e modelli sia immediatamente esclusa dalla tutela del diritto dei marchi. La CGUE ha risposto che non è esclusa la coesistenza di più titoli di privativa, per cui il fatto che l’aspetto di un prodotto sia protetto come disegno o modello non implica necessariamente che un segno costituito dalla forma di quel prodotto non possa essere registrato come marchio.

La registrazione di un marchio 3D consistente esclusivamente nella forma di un prodotto

Corte di giustizia dell’Unione Europea, caso C‑237/19, 23 aprile 2020

data: 02.05.2020
Area: Proprietà Intellettuale

La Corte di giustizia si è pronunciata su una domanda pregiudiziale inerente all’interpretazione dell’art. 3, paragrafo 1, lettera e), punti ii) e iii), della direttiva 2008/95/CE. La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia iniziata nel 2015 tra una società e l’Ufficio ungherese per la proprietà intellettuale (HIPO), per avere quest’ultimo respinto la richiesta di registrazione di un segno tridimensionale come marchio. In particolare, l’HIPO aveva constatato che il prodotto in questione era composto da elementi specificamente progettati per svolgere una funzione tecnica, consistente nel consentire all’oggetto di stare sempre in equilibrio; aveva inoltre rilevato come la forma stessa del prodotto, dotata di uno stile incisivo e attraente, ne determinasse il valore. Di conseguenza, la domanda di registrazione era stata rigettata. La controversia, dopo essere stata sottoposta alla Corte suprema ungherese, è giunta all’attenzione della Corte di giustizia (CGUE), alla quale sono stati rivolti tre principali quesiti.

In primo luogo, il giudice del rinvio ha richiesto un chiarimento in ordine all’art. 3, par. 1, lett. e), ii), secondo cui sono esclusi dalla registrazione o – se registrati – possono essere dichiarati nulli i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico. Nello specifico, è stato chiesto se tale articolo debba essere interpretato nel senso che, per determinare se un segno è costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per raggiungere un risultato tecnico, ci si debba limitare alla rappresentazione grafica del segno oppure occorra tener conto anche della percezione del pubblico di riferimento. La CGUE ha dapprima precisato che tale disposizione si applica qualora siano le “caratteristiche essenziali” della forma a svolgere una funzione tecnica, non rilevando elementi minori; dopodiché ha affermato che, nell’identificare tali caratteristiche e nel determinare se esse svolgono quella funzione tecnica, possono sicuramente essere considerati elementi di informazione ulteriori alla semplice rappresentazione grafica: tuttavia, deve trattarsi di elementi obiettivi e affidabili, il che porta ad escludere la rilevanza della percezione del pubblico di riferimento.

In secondo luogo, il giudice del rinvio ha fatto riferimento all’art. 3, par. 1, lett. e), iii), che esclude la registrazione come marchio dei segni costituiti esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto. La domanda è se tale norma sia applicabile quando la forma – in cui consiste interamente il segno tridimensionale – conferisca un “valore sostanziale” al prodotto unicamente in ragione della percezione del pubblico di riferimento. La Corte sottolinea che, nel caso di specie, la percezione del pubblico è stata presa in considerazione dall’Ufficio ungherese per accertare che il valore sostanziale del prodotto in questione discendesse dal fatto che la forma fosse diventata “simbolo tangibile di una scoperta matematica”, e come tale fosse da qualificarsi come una caratteristica essenziale del segno. Dunque, conclude la Corte, la percezione del pubblico può essere d’aiuto nell’identificare una caratteristica essenziale del segno e l’impedimento alla registrazione ex art. 3 può essere applicato se risulta da “prove oggettive e affidabili che la scelta dei consumatori di acquistare il prodotto in questione è in larga misura determinata da questa caratteristica”.

Infine, il giudice del rinvio ha messo in dubbio il fatto che la forma di un prodotto già tutelato dal diritto dei disegni e modelli sia immediatamente esclusa dalla tutela del diritto dei marchi. La CGUE ha risposto che non è esclusa la coesistenza di più titoli di privativa, per cui il fatto che l’aspetto di un prodotto sia protetto come disegno o modello non implica necessariamente che un segno costituito dalla forma di quel prodotto non possa essere registrato come marchio.