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L’ampiezza del potere di riesame del Tribunale UE sulle valutazioni dell’EUIPO in ordine alla registrazione dei marchi UE

Corte di giustizia dell’Unione Europea, caso C‑702/18 P, 18 giugno 2020

data: 26.06.2020
Area: Proprietà Intellettuale

La Corte di giustizia si è pronunciata sulla questione della misura entro cui il Tribunale dell’Unione Europea può tenere in considerazione argomenti che le parti, nel chiedere la registrazione di un marchio UE, non hanno presentato dinanzi all’EUIPO. Il caso di specie riguardava la domanda di registrazione di un segno figurativo, presentata all’EUIPO da una società polacca, successivamente opposta da una società spagnola in virtù della sussistenza di un marchio spagnolo anteriore rispetto al quale esisteva un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, par. 1, lett. b), del Regolamento UE n. 207/2009. A seguito dell’accoglimento dell’opposizione da parte della commissione di ricorso dell’EUIPO, in riforma della decisione di segno opposto assunta dalla divisione di opposizione, la società polacca presentava ricorso dinanzi al Tribunale UE. Respinto il ricorso, la società si rivolgeva alla Corte di giustizia, chiedendo di annullare la decisione del Tribunale UE nonché la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO. Nello specifico, la doglianza ricevuta dalla CGUE contestava il fatto che il Tribunale UE avesse reputato irricevibili gli argomenti relativi al carattere distintivo debole del marchio anteriore, in quanto dedotti per la prima volta dinanzi ad esso.

La Corte di Giustizia, con la sentenza in commento, ha ritenuto che il Tribunale UE sia incorso in un errore di diritto. Infatti, ai sensi dell’art. 188 del regolamento di procedura del Tribunale, che disciplina la portata del controllo sulle decisioni adottate dall’EUIPO, “[l]e memorie depositate dalle parti nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale non possono modificare l’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso”. Ciò significa, dunque, che gli elementi che il Tribunale può legittimamente valutare dipendono dall’oggetto della controversia dinanzi all’EUIPO. A tal proposito è vero che, secondo l’art. 76 del Regolamento n. 207/2009, l’esame dei fatti da parte dell’EUIPO è limitato agli “argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti”; tuttavia, ciò non toglie che la commissione di ricorso sia tenuta a pronunciarsi su tutte le questioni che, alla luce degli argomenti e delle richieste presentati dalle parti, appaiano necessarie per garantire una corretta applicazione di tale regolamento e rispetto alle quali la commissione stessa dispone di tutti gli elementi necessari per decidere.

Ciò posto, la Corte afferma che “l’art. 76 del Regolamento n. 207/2009 e l’art. 188 del regolamento di procedura del Tribunale non possono essere interpretati nel senso che argomenti diretti a mettere in discussione considerazioni della commissione di ricorso vertenti su questioni sulle quali essa deve necessariamente pronunciarsi non facciano parte dell’oggetto della controversia dinanzi al Tribunale se non sono stati addotti nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso”. In particolare, nel contesto del procedimento di opposizione alla registrazione di un marchio UE, si deve ritenere che la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore sia una questione di diritto che l’EUIPO è comunque tenuto a esaminare, anche d’ufficio se necessario. Di conseguenza, una simile questione deve considerarsi rientrante nell’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso, ex art. 188 del regolamento di procedura del Tribunale. Pertanto, il rifiuto del Tribunale UE di esaminare argomenti relativi al carattere distintivo debole del marchio anteriore, in quanto dedotti per la prima volta dinanzi ad esso, costituisce un errore di diritto. Se questo è vero, allora non si può escludere che, nel caso di specie, il Tribunale avrebbe potuto giungere a una decisione diversa se avesse reputato ricevibili gli argomenti sollevati dinanzi ad esso della ricorrente. Sulla base di tale ragionamento, la CGUE ha annullato sentenza del Tribunale.

L’ampiezza del potere di riesame del Tribunale UE sulle valutazioni dell’EUIPO in ordine alla registrazione dei marchi UE

Corte di giustizia dell’Unione Europea, caso C‑702/18 P, 18 giugno 2020

data: 26.06.2020
Area: Proprietà Intellettuale

La Corte di giustizia si è pronunciata sulla questione della misura entro cui il Tribunale dell’Unione Europea può tenere in considerazione argomenti che le parti, nel chiedere la registrazione di un marchio UE, non hanno presentato dinanzi all’EUIPO. Il caso di specie riguardava la domanda di registrazione di un segno figurativo, presentata all’EUIPO da una società polacca, successivamente opposta da una società spagnola in virtù della sussistenza di un marchio spagnolo anteriore rispetto al quale esisteva un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, par. 1, lett. b), del Regolamento UE n. 207/2009. A seguito dell’accoglimento dell’opposizione da parte della commissione di ricorso dell’EUIPO, in riforma della decisione di segno opposto assunta dalla divisione di opposizione, la società polacca presentava ricorso dinanzi al Tribunale UE. Respinto il ricorso, la società si rivolgeva alla Corte di giustizia, chiedendo di annullare la decisione del Tribunale UE nonché la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO. Nello specifico, la doglianza ricevuta dalla CGUE contestava il fatto che il Tribunale UE avesse reputato irricevibili gli argomenti relativi al carattere distintivo debole del marchio anteriore, in quanto dedotti per la prima volta dinanzi ad esso.

La Corte di Giustizia, con la sentenza in commento, ha ritenuto che il Tribunale UE sia incorso in un errore di diritto. Infatti, ai sensi dell’art. 188 del regolamento di procedura del Tribunale, che disciplina la portata del controllo sulle decisioni adottate dall’EUIPO, “[l]e memorie depositate dalle parti nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale non possono modificare l’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso”. Ciò significa, dunque, che gli elementi che il Tribunale può legittimamente valutare dipendono dall’oggetto della controversia dinanzi all’EUIPO. A tal proposito è vero che, secondo l’art. 76 del Regolamento n. 207/2009, l’esame dei fatti da parte dell’EUIPO è limitato agli “argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti”; tuttavia, ciò non toglie che la commissione di ricorso sia tenuta a pronunciarsi su tutte le questioni che, alla luce degli argomenti e delle richieste presentati dalle parti, appaiano necessarie per garantire una corretta applicazione di tale regolamento e rispetto alle quali la commissione stessa dispone di tutti gli elementi necessari per decidere.

Ciò posto, la Corte afferma che “l’art. 76 del Regolamento n. 207/2009 e l’art. 188 del regolamento di procedura del Tribunale non possono essere interpretati nel senso che argomenti diretti a mettere in discussione considerazioni della commissione di ricorso vertenti su questioni sulle quali essa deve necessariamente pronunciarsi non facciano parte dell’oggetto della controversia dinanzi al Tribunale se non sono stati addotti nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso”. In particolare, nel contesto del procedimento di opposizione alla registrazione di un marchio UE, si deve ritenere che la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore sia una questione di diritto che l’EUIPO è comunque tenuto a esaminare, anche d’ufficio se necessario. Di conseguenza, una simile questione deve considerarsi rientrante nell’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso, ex art. 188 del regolamento di procedura del Tribunale. Pertanto, il rifiuto del Tribunale UE di esaminare argomenti relativi al carattere distintivo debole del marchio anteriore, in quanto dedotti per la prima volta dinanzi ad esso, costituisce un errore di diritto. Se questo è vero, allora non si può escludere che, nel caso di specie, il Tribunale avrebbe potuto giungere a una decisione diversa se avesse reputato ricevibili gli argomenti sollevati dinanzi ad esso della ricorrente. Sulla base di tale ragionamento, la CGUE ha annullato sentenza del Tribunale.